Авто по русски товарный знак

Авто по русски товарный знак

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 января 2018 г. № С01-1078/2016 по делу N А35-8325/2015 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, поскольку указание в рекламном каталоге и на сайте ответчика обозначений, сходных с товарными знаками истца, с целью предложения к продаже и ремонту оригинальной автомобильной техники не свидетельствует о незаконности использования этих товарных знаков

Резолютивная часть постановления объявлена 9 января 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 января 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества «КАМАЗ» (Автозаводской пр-т, д. 2, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827, ОГРН 1021602013971) на решение Арбитражного суда Курской области от 17.07.2017 по делу N А35-8325/2015 (судья Песнина Н.А.) и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2017 (судьи Мокроусова Л.М., Безбородов Е.А., Потапова Т.Б.) по тому же делу

по иску публичного акционерного общества «КАМАЗ»

к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Авто Ресурс» (2-й Московский пр-д, д. 9В, корп. Б1, оф. 1, г. Курск, 305007, ОГРН 1104632006071)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗцентр» (ул. Студенческая, д. 21г, г. Белгород, 308023, ОГРН 1043107001684).

В судебном заседании приняли участие представители:

Суд по интеллектуальным правам установил:

о запрете использовать общеизвестные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 35, 36 и N 37 любым способом, включая изготовление, предложение к продаже продукции (упаковки), рекламу (в том числе в сети Интернет), хранение, ввоз на территорию Российской Федерации, а также введение в хозяйственный оборот продукции (упаковки) с нарушением прав истца на общеизвестные товарные знаки в любой иной форме на территории Российской Федерации без разрешения истца;

о взыскании компенсации за незаконное использование названных товарных знаков в размере 1 500 000 рублей.

Определением Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 производство по настоящему делу прекращено в части требования о запрете использовать общеизвестные товарные знаки общества «КАМАЗ» любым способом, включая изготовление, предложение продаже продукции (упаковки), рекламу (в том числе в сети Интернет), хранение, ввоз на территорию Российской Федерации, а также введение в хозяйственный оборот продукции (упаковки) с нарушением прав истца на общеизвестные товарные знаки в любой иной форме на территории Российской Федерации без разрешения истца, в удовлетворении заявления о прекращении производства по делу в отношении требования о взыскании компенсации за использование товарных знаков в размере 1 500 000 рублей отказано.

Решением Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 исковые требования удовлетворены частично, с общества «ТД Авто Ресурс» взысканы компенсация за незаконное использование вышеназванных товарных знаков в размере 400 000 рублей и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 467 рублей.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 решение Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 по делу N А35-8325/2015 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017 решение Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 по делу N А35-8325/2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 по тому же делу в части удовлетворения требования о взыскании компенсации отменены, дело в указанной части отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда Курской области от 17.07.2017 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2017 решение Арбитражного суда Курской области от 17.07.2017 по делу N А35-8325/2015 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поступившей в Суд по интеллектуальным правам, общество «КАМАЗ», ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального и материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Общество «КАМАЗ», выражая свое несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанций, ссылается на то, что суды основывались исключительно на доводах, изложенных в заключении специалиста от 27.06.2017 N 37/06-17, в нарушение указаний суда кассационной инстанции не дав самостоятельной оценки вопросу сходства сравниваемых обозначений.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что действия ответчика по размещению в каталоге продукции спорных товарных знаков вкупе с указанием на ответчика как на официального дилера общества «КАМАЗ» являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку у ответчика возникают необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности.

Истец также обращает внимание на неправомерность вывода судов первой и апелляционной инстанций об исчерпании права, поскольку данный принцип применим к продукции, ранее введенной в гражданский оборот самим правообладателем товарного знака, а не при незаконном использовании товарного знака в рекламе.

Общество «ТД Авто Ресурс» в отзыве не согласилось с доводами, изложенными в кассационной жалобе общества «КАМАЗ», полагая, что обжалуемые судебные акты являются законными, а выводы, изложенные в них, основаны на полной и всесторонней оценке доказательств, представленных в материалы дела.

Общество «ТД Авто Ресурс» указывает на то, что им реализуется оригинальная продукция общества «КАМАЗ», приобретенная у его официального дилера, а в представленном в материалы дела рекламном каталоге и на Интернет-сайте размещен товарный знак ответчика по свидетельству Российской Федерации N 590614.

По мнению ответчика, предложение к продаже товара, маркированного товарными знаками истца, ранее введенного в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия общества «КАМАЗ», не является нарушением исключительных прав на эти товарные знаки.

Общество «КАМАЗцентр» отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании представитель общества «КАМАЗ» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель общества «ТД Авто Ресурс» возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Общество «КАМАЗцентр», извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Обществу «КАМАЗ» стало известно о том, что на официальном бланке письма от 02.08.2015 N 910, на оттиске печати, проставленной на этом же письме, в рекламной продукции, а также на сайте в сети Интернет (www.gk-avtoresurs.ru) общество «ТД Авто Ресурс» использует графическое изображение бегущего скакуна, а также словесные элементы, сходные, по мнению истца, до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 35, 36 и N 37. В подтверждение данных обстоятельств в материалы дела представлены: письмо от 02.08.2015 N 910; каталог «Техника на службе у аграриев»; протоколы осмотра доказательств на сайте www.gk-avtoresurs.ru от 09.07.2013, от 09.09.2015 и от 23.10.2015.

Общество «КАМАЗ», полагая, что общество «ТД Авто Ресурс» без его согласия незаконно использовало названные товарные знаки при продвижении автомобильных запчастей, чем нарушило исключительные права общества «КАМАЗ» на эти товарные знаки, обратилось в Арбитражный суд Курской области с настоящим исковым заявлением.

Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая при повторном рассмотрении дела в удовлетворении исковых требований, исходили из недоказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки.

В частности, суды первой и апелляционной инстанций, сравнив изобразительное обозначение, использованное ответчиком, с принадлежащими истцу товарными знаками, установили отсутствие между ними сходства до степени смешения.

При этом суды указали на то, что общество «ТД Авто Ресурс» на законных основаниях предлагало к продаже продукцию, маркированную товарными знаками истца, поскольку данная продукция была приобретена у официального дилера общества «КАМАЗ», следовательно, данные товары были введены в гражданский оборот с согласия правообладателя этих товарных знаков.

Суды пришли к выводу о том, что указание в рекламном каталоге и на сайте ответчика обозначений, сходных с товарными знаками истца, с целью предложения к продаже и ремонту оригинальной автомобильной техники (запасных частей к ней), приобретенной у официального дилера общества «КАМАЗ», не свидетельствует о незаконности использования этих товарных знаков.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве не нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Наличие у общества «КАМАЗ» исключительных прав на вышеперечисленные товарные знаки было установлено судами первой и апелляционной инстанций на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, и обществом «ТД Авто Ресурс» не оспаривалось.

Довод общества «КАМАЗ» о неправомерности вывода судов о недоказанности факта незаконного использования ответчиком товарных знаков истца при предложении к продаже автомобильных запчастей подлежит отклонению по следующим основаниям.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Как установлено судами, ответчиком в подтверждение законности использования товарных знаков в материалы дела представлены следующие документы: договор купли-продажи от 14.05.2013 N 32/13, договор купли-продажи техники от 20.03.2014 N 27/14, договор купли-продажи техники от 04.04.2013 N 27/13, договор купли-продажи техники от 14.01.2014 N 1/14, заключенные между ответчиком и обществом «КАМАЗцентр».

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, пришли к обоснованному выводу о том, что предлагаемый ответчиком к продаже товар, маркированный товарными знаками истца, был введен в гражданский оборот на законных основаниях с согласия правообладателя этих товарных знаков его официальным дилером.

При этом обществом «КАМАЗ» факт предложения ответчиком к продаже оригинальных товаров, произведенных истцом и приобретенных у его официального дилера, не оспаривается.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что принцип «исчерпания права», закрепленный в статье 1487 ГК РФ, применим к продукции, ранее введенной в гражданский оборот самим правообладателем товарного знака, а не при незаконном использовании товарного знака в рекламе, не может быть признана обоснованной, поскольку реклама товара является неотъемлемой частью процесса продвижения товара и предложение товара к продаже, в том числе путем его рекламирования, невозможно без информирования потребителя о производителе товара и сфере его применения.

С учетом изложенного указание в рекламном каталоге и на сайте в сети Интернет словесных элементов «КАМАЗ/KAMAZ», вопреки ошибочному утверждению заявителя кассационной жалобы, является способом предложения к продаже оригинальной продукции, введенной в гражданский оборот с согласия правообладателя товарных знаков, в связи с чем не может быть признано незаконным использованием этих товарных знаков.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для признания ответчика лицом, нарушившим исключительные права общества «КАМАЗ» на принадлежащие ему товарные знаки, а, следовательно, и для удовлетворения заявленных требований.

Довод истца о том, что суды первой и апелляционной инстанций основывались исключительно на доводах, изложенных в заключении специалиста от 27.06.2017 N 37/06-17, и не дали самостоятельной оценки вопросу сходства сравниваемых обозначений подлежит отклонению как противоречащий содержанию обжалуемых судебных актов, в которых такая оценка имеется.

При этом размещенное ответчиком изобразительное обозначение зарегистрировано на имя ответчика в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 590614.

Судом по интеллектуальным правам также учитывается правовой подход, сформулированный в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013, согласно которому направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод заявителя кассационной жалобы о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции не подлежит рассмотрению, поскольку выходит за пределы предмета рассматриваемого спора и ранее истцом не заявлялся.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, коллегия судей полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Обзор документа

Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что ответчик не нарушил исключительные права на товарные знаки ПАО «КАМАЗ».

Предлагаемая ответчиком к продаже продукция, маркированная этими товарными знаками, была приобретена им у официального дилера правообладателя.

Реклама является неотъемлемой частью процесса продвижения товара. Предлагать его к продаже, в т. ч. посредством рекламирования, невозможно без информирования потребителя о производителе и сфере применения товара.

С учетом этого указание в рекламном каталоге и на сайте ответчика обозначений «КАМАЗ/KAMAZ» является способом предложения к продаже оригинальной продукции, введенной в гражданский оборот с согласия правообладателя. Такие действия не являются незаконным использованием товарных знаков.

Источник

В вашем доменном имени есть слова «auto», «avto» или «авто»? Встретимся в суде!

Я уже давно пишу о том, что в российской судебной практике существует серьезный крен в сторону защиты интересов правообладателей средств индивидуализации (в первую очередь, товарных знаков и фирменных наименований).

Так, в статье Средства индивидуализации и средства идентификации я говорил о важности разграничения всех средств индивидуализации и способов их защиты, правовой природы каждого и некорректности расширения сферы их защиты – в основном на примере того, когда используется обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, но не в качестве средства индивидуализации, а для указания на товар или услугу конкретного производителя (для идентификации).

Сейчас придется затронуть уже ставший актуальным вопрос недобросовестности (правда, недобросовестности правообладателя), охраноспособности обозначения и сферы охраны товарных знаков с точки зрения классов МКТУ.

Один из лучших примеров для разбора указанных правовых проблем является судебная практика ООО «АВТО.РУ». Такой крен в сторону правообладателей и формальных бумажек игнорировать уже совершенно нельзя.

ООО «АВТО.РУ» после 4 лет борьбы с Роспатентом удалось зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение «auto.ru» без каких-либо дискламаций.

Сразу после этого компания начала подавать иски в суд о запрете использования ее товарного знака и сходных обозначений в доменных именах, тем самым добиваясь закрытия автомобильных интернет-проектов и получения самих спорных доменных имен.

В итоге ей удалось выиграть судебные процессы в отношении следующих доменных имен: avto.ru, autoi.ru, auto357.ru, 33auto.ru, automobile.ru, autobizon.ru. Причем победа в четырех первых делах достигнута исключительно в связи с использованием товарного знака в доменных именах – никакого даже отдаленного сходства самих сайтов не было.

Подобное увеличение стоимости актива (за счет регистрации товарного знака и побед в судах, которые приводили к прекращению деятельности конкурентов), видимо, также положительно влияло на сделку по приобретению проекта auto.ru Яндексом в 2014 году за 175 млн. долларов.

Сейчас идут суды по доменным именам avto25.ru, 24auto.ru и еще по 55 иным, содержащим «auto», «avto» и автомобильный код региона. Я являюсь представителем ответчиков по этим делам, на их примере (как текущих процессов, в которых есть шанс изменить баланс интересов) и рассмотрим отмеченные спорные правовые вопросы.

Для читателей, которые захотят вникнуть поглубже, внизу статьи смогут найти хронологию событий.

Справка по автомобильным интернет-проектам

Проект auto.ru наиболее известен в Москве (ок. 45% посетителей) и Санкт-Петербурге (ок. 12% посетителей), однако есть посетители из других городов России (примерно по 3 и менее процентов).

В то время как, например, у 24auto.ru примерно 65% посетителей из Красноярска, ок. 19% из Новосибирска, а из Москвы всего лишь процентов 5, за сутки сайт посещает ок. 100 тыс. человек; у avto25.ru ок. 17% посетителей из Краснодара, 15% из Пятигорска, 8% из Сочи, из Москвы всего 4%, всего за сутки сайт посещает ок. 13 тыс. человек. При оценке посещаемости региональных сайтов не следует забывать, конечно, о том, сколько жителей в регионе и его экономическое положение.

Сводка юридически значимых фактов:

дата приоритета товарного знака auto.ru – 02.06.2006 (зарегистрирован 30.06.2010);

доменное имя 24auto.ru зарегистрировано 09.10.2003, 24avto.ru – 13.10.2003, avto25.ru – 25.05.2006;

ООО «АВТО.РУ» не удалось зарегистрировать товарный знак «АВТО.РУ» (в попытке обжаловать решение Роспатента дошли до ВАС РФ);

Охраноспособность?

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью либо состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или являющихся общепринятыми символами и терминами (п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках, ст. 1483 ГК РФ).

Однако вода камень точит, и в итоге Роспатент счел, что обозначение «auto.ru» все же приобрело различительную способность в результате его использования. Правда, Роспатенту хватило достаточно сомнительных доказательств различительной способности: посещаемости сайта, его популярности (которая, как мы видели из справки выше, есть только в Москве и, может, Санкт-Петербурге).

Существует множество гораздо более посещаемых проектов, но это явно не повод запрещать другим лицам использовать описательное обозначение в его описательном же значении еще и на территории всей России.

Различительная способность не предполагает простую популярность обозначения (даже если всероссийскую), она подразумевает, что описательное обозначение стало ассоциироваться с конкретным производителем. А вот это Роспатенту доказано совершенно не было.

Да и вообще, приобретение различительной способности исключительно описательным термином вызывает вопросы, и можно говорить, что охрана такого обозначения не соответствует нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Словарные термины, используемые в их словарном же значении, относятся, так сказать, к области публичного права, как указывал Боденхаузен в комментариях к Парижской конвенции. С ним согласна и Н.А. Радченко, которая написала по этой теме очень полезную и интересную статью о приобретенной различительной способности. Наталия Александровна приводит в качестве классических примеров приобретения различительной способности обозначения BMW, XC70, XC90, W Hotels (но только в целом, а не в отношении элемента «Hotels») и др.

Сходство до степени смешения?

Обозначения истца

Обозначения ответчиков

на сайте

товарный знак №412362

И т.п. в зависимости от автомобильного кода региона, которому посвящены наши сайты об автомобилях.

Даже отвлекаясь от того, что охраноспособность обозначения истца крайне сомнительна, восприятие используемых истцом и ответчиками обозначений, как представляется, однозначно – отсутствие какого-либо сходства.

При оценке словесной части, следует помнить про отказ в охране в качестве товарных знаков обозначений «АВТО.РУ» и «avto.ru», что уже, в принципе, можно расценивать как невозможность ООО «АВТО.РУ» запрещать с помощью товарного знака auto.ru использование от сходных до степени смешения обозначений.

Кроме того, когда исследуются интернет-проекты, сайты, представляется, что основной акцент следует делать на визуальном восприятии обозначения (ибо сайты мы воспринимаем прежде всего визуально).

При этом сама регистрация доменного имени, включающего товарный знак, не может нарушать права на товарный знак (хотя такое заблуждение-допущение в судебной практике тоже существует – но не могу сказать, что исключительно по вине судей). Т.к. сфера охраны товарных знаков четко ограничена и исходит из функции – индивидуализации – и классов, для которых зарегистрирован товарный знак. Без анализа сайта под доменным именем невозможно установить нарушение прав на товарный знак. А потому и сложившаяся практика запрета использования товарного знака в доменном имени неприменительно к конкретным классам (то есть содержанию сайта) вызывает очень много вопросов. Но это повод для статьи не меньшего объема.

Фирменное наименование ООО «АВТО.РУ»

ООО «АВТО.РУ» также просит в своих исках запретить использование и их фирменного наименования (в случаях, когда доменные имена были зарегистрированы до даты приоритета их товарного знака). И что примечательно, их фирменное наименование на английском языке – «AUTO.RU».

И здесь нельзя обойтись без вопросов.

Во-первых, закон четко разделяет средства индивидуализации по тому, кого/что они индивидуализируют. Это очень важно. Иначе быть не может. Однако практика все равно зачастую игнорирует четкое разделение, что фирменное наименование индивидуализирует субъектов гражданских прав, товарные знаки – объекты гражданских прав. Потому отрадно видеть судебные решения, которые вне «тренда», в них царят – закон, знание и правосудие.

Неужели доменное имя, адрес сайта, в принципе способно индивидуализировать субъектов гражданских прав?

Разве не абсурдно, например, утверждение, что название книги может индивидуализировать субъекта гражданских прав?

Во-вторых, представляется, что налоговая незаконно допустила регистрацию наименования на английском языке без организационно-правовой формы. Налоговая не проверяет охраноспособность обозначения, но соблюдение формальных требований – должна.

Договор, заключаемый с доменным именем, явно бы не оставил равнодушным ни одного юриста.

Наконец, фирменное наименование – это тоже средство индивидуализации. И суды обязаны в каждом конкретном деле оценивать охраноспособность обозначения. Ибо если оно не способно индивидуализировать, то как же его можно охранять как таковое?

Конечно, можно занять другую позицию – что проверять охраноспособность фирменного наименования не нужно, т.к. нормы о нем направлены лишь на защиту от ситуации, когда в ЕГРЮЛ существуют наименования, которые просто можно спутать, а соответственно – спутать организации. Но тогда способы защиты прав на фирменные наименования нужно свести исключительно к этой ситуации – фирменное наименование против фирменного наименования, как это, собственно, и предусмотрено ст. 1474 ГК РФ. То есть принять, что защита фирменного наименования осуществляется только этим, специальным способом. Без применения общих способов защиты прав на средства индивидуализации.

И теперь мы подошли к ключевому вопросу: как ООО «Мета Дизайн» (24auto.ru) или ИП Жуков В.В. (avto25.ru) нарушают права на ООО «АВТО.РУ»?

Недобросовестная конкуренция?

В п. 6 Справки по вопросам недобросовестного поведения, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 №СП-21/2 по вопросам недобросовестного поведения говорится: «При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения«.

Нельзя не заметить, что многочисленные попытки ООО «АВТО.РУ» зарегистрировать свое доменное имя в вариациях в качестве товарного знака, а потом планомерные запреты другим участникам гражданского оборота вести их деятельность очень похожи на устранение третьих лиц с автомобильного интернет-рынка.

Только в России зарегистрировано свыше 38 000 юридических лиц, содержащих в своем фирменном наименовании слово «авто», и несколько десятков со словом «ауто»; свыше 1 390 СМИ, содержащих слово «авто», 85 – со словом «auto» и 24 со словом «avto».

Только по 35 классу МКТУ (реклама) в России зарегистрировано 342 обозначения, включающих «авто», «auto» или «avto».

При этом в части из них указанные обозначения отнесены к охраняемым, а в части – к неохраняемым. Однако там, где «авто» занимает доминирующее положение в словесном обозначении в целом или состоит исключительно из указанного слова, оно отнесено к неохраняемым.

Приведем лишь несколько таких товарных знаков, в которых словесных элемент является охраняемым (ООО «АВТО.РУ» не является их правообладателем):

И в которых элемент «авто» отнесен к неохраняемым (ООО «АВТО.РУ» не является их правообладателем):

В судах Авто.ру ссылается на свое право запрещать использовать сходные с «AUTO.RU» обозначения в сфере рекламы и объявлений. И если на всех павших в судебной схватке сайтах частными лицами размещались объявления о продаже автомобилей (то есть использование термина «авто» в самом описательном его значении) и суды увидели и сходство обозначений (avto.ru, autoi.ru, auto357.ru, 33auto.ru с auto.ru), и нарушение прав ООО «АВТО.РУ» на товарный знак при его использовании для рекламы и объявлений, то у меня возникает вопрос, а что тогда Яндекс может сделать с проектом avito.ru?

Ведь по предыдущему их судебному опыту: суды не сравнивают визуальное представление спорных обозначений (на сайте), а лишь словесное (в доменных именах), считают, что реклама на сайте есть, значит, сразу есть использование товарного знака в сфере рекламы (не оценивая, что сайт, кто размещает там «рекламу» – объявления, и иные обстоятельства), а дата регистрации доменного имени avito.ru – 08.06.2007, т.е. после даты приоритета товарного знака auto.ru.

Таким образом, если суд не будет вникать в суть спора, ситуации, применять закон так, как он написан, быть формальным именно в применении закона, а не в подходе (что есть товарный знак, значит – иск можно удовлетворять), как это было в предыдущей судебной практике ООО «АВТО.РУ» и в целом ряде других дел, то можно утверждать, что у Яндекса есть все шансы заполучить и Avito.ru.

Надо только поспешить, ибо ответчики не сидят сложа руки и будут использовать все возможные средства защиты своих прав. Если у кого-то есть проекты под доменными именами, включающими «auto» и другие подобные обозначения, пожалуйста, пишите! Надо объединяться. Практика у АВТО.РУ действительно сложилась удручающая и пугающая. Только объединившись можно попробовать ее переломить.

Коллеги, я буду рад вашему мнению, оценке, рекомендациям. Сразу же оговорюсь, правовые документы по нашим делам содержат более развернутую аргументацию, ссылки на законы и практику, есть и другие аргументы, здесь не перечисленные. Но объем и так уже тяжело осиливаемый, поэтому чем-то пришлось жертвовать. Спасибо вам за внимание и комментарии.

Хронология событий

ООО «АВТО.РУ» подана заявка на регистрацию ТЗ «auto.ru« (№412362) (заявка №2006714859)

Уведомление Роспатента о невозможности регистрации товарного знака «auto.ru»

Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «auto.ru«

ООО «АВТО.РУ» зарегистрирован ТЗ «auto.ru« (№412362) – в результате обжалования отказа в Палату по патентным спорам

ООО «АВТО.РУ», ООО «Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг» подан иск против Роспатента, о признании недействительным решения Роспатента от 15 апреля 2010 года (отказ в регистрации обозначения «АВТО.РУ» в качестве ТЗ)

ООО «АВТО.РУ» проиграло спор против Роспатента, отказ в регистрации обозначения «АВТО.РУ» в качестве ТЗ – в удовлетворении требований отказано (Решение АС г. Москвы от 1 декабря по делу № А40-86748/10-51-742)

ООО «АВТО.РУ» проиграло спор против Роспатента, отказ в регистрации обозначения «АВТО.РУ» в качестве ТЗ – решение суда первой инстанции оставлено в силе (Постановление 9 ААС № 09АП-1141/2011-АК от 31 марта 2011 года по делу № А40-86748/10-51-742)

ООО «АВТО.РУ» проиграло спор против Роспатента, отказ в регистрации обозначения «АВТО.РУ» в качестве ТЗ – решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения (Постановление ФАС МО № КА-А40/7310-11 от 21 июля 2011 года по делу № А40-86748/10-51-742)

ООО «АВТО.РУ» зарегистрирован ТЗ «AVTO.RU» (№443728)

ООО «АВТО.РУ» подало иск против Brilliant Limited (Ltd.), спор по доменному имени avto.ru (дело №А40-118773/11-19-191)

ООО «АВТО.РУ» проиграло спор против Роспатента, отказ в регистрации обозначения «АВТО.РУ» в качестве ТЗ – отказ в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора (Определение ВАС РФ № ВАС-14350/11 от 17 ноября 2011 года)

ООО «АВТО.РУ» подало иск против ЗАО «Автомобайл», ЗАО «РСИЦ», незаконное использование ТЗ, защита исключительных прав на БД, доменное имя automobile.ru (дело № А40-8665/12 27-77)

ООО «Русский автомобильный портал», Brilliant Limited (Ltd) подано возражение против предоставления правовой охраны ТЗ «AVTO.RU» (№443728)

ООО «Русский автомобильный портал», Brilliant Limited (Ltd) подано возражение против предоставления правовой охраны ТЗ «auto.ru» (№412362)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор по доменному имени avto.ru: запрет использования фирменного наименования «АВТО.РУ», «AUTO.RU» в доменном имени avto.ru, с Brilliant Limited (Ltd.) взыскано 300 000 рублей компенсации, 11 285 руб. 72 коп. расходов по уплате госпошлины (Решение АС г. Москвы от 18 апреля 2012 года по делу № А40-118773/11-19-191)

Решение Палаты по патентным спорам, спор по ТЗ «auto.ru« (№412362) — отказ в удовлетворении возражения ООО «Русский автомобильный портал», Brilliant Limited (Ltd), правовая охрана ТЗ «auto.ru» оставлена в силе

Решение Палаты по патентным спорам об отказе в предоставлении правовой охраны ТЗ «AVTO.RU« (№443728) по возражению ООО «Русский автомобильный портал», Brilliant Limited (Ltd)

ООО «АВТО.РУ» проиграло спор по доменному имени avto.ru решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано. С ООО «АВТО.РУ» в пользу ООО «Русский автомобильный портал» взыскано 2000 руб. госпошлина по апелляционной жалобе, в пользу Brilliant Limited (Ltd.) 2000 руб. госпошлина по апелляционной жалобе (Постановление 9 ААС от 02 июля 2012 года по делу № А40-118773/11-19-191)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против ЗАО «Автомобайл», незаконное использование ТЗ, защита исключительных прав на БД, доменное имя automobile.ru

Запрет использовать ТЗ, взыскано 100 000 руб. компенсации, 8 000 руб. госпошлина

(Решение АС г. Москвы от 13 июля 2012 года по делу № А40-8665/12 27-77)

ООО «Русский автомобильный портал», Brilliant Limited (Ltd) подано возражение против предоставления правовой охраны ТЗ «auto.ru» (№412362)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против ЗАО «Автомобайл», незаконное использование ТЗ, защита исключительных прав на БД, доменное имя automobile.ru

Решение суда первой инстанции оставлено в силе (Запрет использовать ТЗ, взыскано 100 000 руб. компенсации, 8 000 руб. госпошлина)

(Постановление 9 ААС от 19 сентября 2012 года по делу № А40-8665/12-27-77)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор по доменному имени avto.ru запрет использования фирменного наименования «АВТО.РУ», «AUTO.RU» в доменном имени avto.ru, постановление апелляционной инстанции отменено, решение АС города Москвы от 18.04.2012 оставлено в силе. С Brilliant Limited (Ltd.) взыскано 300 000 рублей компенсации, 11 285 руб. 72 коп. расходов по уплате госпошлины (Постановление ФАС Московского округа от 04 октября 2012 года по делу № А40-118773/11-19-191)

Решение Палаты по патентным спорам, спор по ТЗ «auto.ru« (№412362) — отказ в удовлетворении возражения ООО ООО «Русский автомобильный портал», Brilliant Limited (Ltd), правовая охрана ТЗ «auto.ru» оставлена в силе

(Определение ВАС РФ от 14 ноября 2012 года № ВАС-14329/12)

ООО «АВТО.РУ» подало иск против Авсейцева А.А, спор по доменному имени autoi.ru

ООО «АВТО.РУ» подало иск против Есиповой Екатерины Эдуардовны, незаконное использование ТЗ «autо.ru» и фирменное наименование «АВТО.РУ» и «AUTO.RU», доменное имя www.ebpo2012.ru

Исковое заявление ООО «АВТО.РУ» против Есиповой Екатерины Эдуардовны принято к производству, незаконное использование ТЗ «autо.ru» и фирменное наименование «АВТО.РУ» и «AUTO.RU», доменное имя www.ebpo2012.ru

(Определение АС г. Москвы от 4 февраля 2013 года по делу № А40-8351/13)

Исковое заявление ООО «АВТО.РУ» против Авсейцева А.А. принято к производству, спор по доменному имени autoi.ru

(Определение АС г. Москвы о принятии искового заявления к производству от 05 февраля 2013 года по делу № А408345/13)

ООО «АВТО.РУ» подало иск против ООО Автобизон, ООО «Русский автомобильный портал», незаконное использование ТЗ, доменное имя autobizon.ru (дело № А40-35865/13)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против Есиповой Екатерины Эдуардовны, незаконное использование ТЗ «autо.ru» и фирменное наименование «АВТО.РУ» и «AUTO.RU», доменное имя www.ebpo2012.ru

Взыскано 25 000 руб. компенсации, 100 руб. расходов по уплате госпошлины

ООО «АВТО.РУ» подало иск против ООО «АвтоИнтерРек», спор по доменному имени auto357.ru (дело № А40-67412/13)

ООО «АвтоИнтерРек» подано возражение против предоставления правовой охраны ТЗ «auto.ru« (№412362)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против Авсейцева А.А., спор по доменному имени autoi.ru

запрет использовать ТЗ, с Авсейцева А.А. взыскано 30 000 руб. 00 коп. компенсации и 8 780 руб. 00 коп. расходов по уплате госпошлины (Решение АС г. Москвы от 02 июля 2013 года по делу № А408345/13)

12.08.2013 (дата коллегии)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против ООО «АвтоИнтерРек», спор по доменному имени auto357.ru

Запрет использовать обозначение «auto357.ru», взысканы расходы по госпошлине в размере 4.000 руб.

(Решение АС г. Москвы от 18 августа 2013 года по делу № А40-67412/13)

ООО «АВТО.РУ» подало иск против Кольникова М.В., спор по доменному имени 33auto.ru (дизайн сайта «www.auto.ru»)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против Авсейцева А.А. по доменному имени autoi.ru Решение суда первой инстанции оставлено в силе (Постановление 9 ААС от 24 сентября 2013 года по делу № А408345/13)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против ООО «Автобизон», ООО «Русский автомобильный портал», незаконное использование ТЗ, доменное имя autobizon.ru

Запрет использовать ТЗ, взыскано с ООО «Автобизон» и ООО «Русский автомобильный портал» по 500 000 руб. компенсации и по 15 500 руб. госпошлины

(Решение АС г. Москвы от 15 октября 2013 года по делу № А40-35865/13)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против Авсейцева А.А. по доменному имени autoi.ru. Решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанции оставлены в силе (Постановление СИП от 14 ноября 2013 года по делу № А408345/13)

ООО «АВТО. РУ» подан иск против Жукова В.В., спор по доменному имени avto25.ru

Исковое заявление ООО «АВТО.РУ» против Жукова В.В. принято к производству, спор по доменному имени avto25.ru

(Определение АС г. Москвы о принятии искового заявления к производству от 13 декабря 2013 по делу № А40-178115/13)

ООО «АВТО.РУ» проиграло спор против ООО «Автобизон» – в удовлетворении иска отказано

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против ООО «Русский автомобильный портал», незаконное использование ТЗ, доменное имя autobizon.ru

Запрет использовать ТЗ, взыскано 500 000 руб. компенсации и 15 500 руб. госпошлины

(Постановление 9 ААС от 17 января 2014 года по делу № А40-35865/13)

ООО «АВТО. РУ» выиграло спор против ИП Жукова В.В., спор по доменному имени avto25.ru

Запрет использовать фирменное наименование «АВТО.РУ» и «AUTO.RU» в доменном имени vvww.avto25.ru; использовать коммерческое обозначение «auto.ru»; использовать обозначение «AUTО25.RU»; использовать обозначение «Avto25.ru»; использовать обозначение «Авто25.ру», взыскано 12 000 руб. 00 коп. расходов по госпошлине (Решение АС г. Москвы от 5 июня 2014 года по делу № А40-178115/13)

ООО «АВТО.РУ» подало иск против ООО «СФО Авто», спор по доменному имени 142auto.ru

ООО «АВТО.РУ» проиграло спор против Жукова В.В. по подсудности – дело передано Арбитражный суд Ставропольского края, спор по доменному имени avto25.ru

(Постановление 9 ААС от 25 октября 2014 года № 09АП-33741/2014-ГК по делу № А40-178115/13)

ООО «АВТО.РУ» выиграло спор против ООО «СФО Авто», спор по доменному имени 142auto.ru

Запрет использовать обозначение «AUTO.RU», «АВТО.РУ» и коммерческое обозначение «auto.ru» в доменном имени «142 auto.ru», взыскано с Общества с ограниченной ответственностью «СФО Авто» 500 000 руб. 00 коп. компенсации, 17 000 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины иск (Решение АС г. Москвы от 29 октября 2014 года по делу № А40-147782/14).

ООО «АВТО.РУ» подало иск против ООО «Мета Дизайн», ЗАО «РСИЦ», спор по доменным именам 04auto.ru, 06auto.ru, 07auto.ru, 08auto.ru, 11auto.ru, 13auto.ru, 14auto.ru, 15auto.ru, 16auto.ru, 17auto.ru, 23auto.ru, 24auto.ru, 24auto-help.ru, 24avto.ru, 35auto.ru, 41auto.ru, 47auto.ru, 49auto.ru, 51auto.ru, 52auto.ru, 53auto.ru, 56auto.ru, 57auto.ru, 60auto.ru, 61auto.ru, 65auto.ru, 70auto.ru, 75auto.ru, 79auto.ru, 83auto.ru, 91auto.ru, 93auto.ru, 95auto.ru, 105auto.ru, 119auto.ru, 121auto.ru, 122auto.ru, 124auto.ru, 124avto.ru, 125auto.ru, 126auto.ru, 134auto.ru, 136auto.ru, 138auto.ru, 155auto.ru, 159auto.ru, 163auto.ru, 164auto.ru, 166auto.ru, 171auto.ru, 173auto.ru, 174auto.ru, 198auto.ru, 199auto.ru, ruauto.ru; определением суда от 17 ноября 2014 года по делу №А40-147784/14 (шифр судьи 19-601) в отдельное производство выделены требования ООО «АВТО.РУ» к ЗАО «РСИЦ»; требования к ООО «Мета Дизайн» направлены по подсудности для рассмотрения в арбитражном суде Красноярского края.

ООО «АВТО.РУ» проиграло спор против ЗАО «РСИЦ»

(Решение АС г. Москвы от 31 декабря 2014 года по делу № А40-193153/14)

Исковое заявление ООО «АВТО.РУ» против ООО «Мета Дизайн» принято к производству (Определение АС Красноярского края от 20 января 2015 года по делу № А33-110/2015).

ООО «АВТО.РУ» проиграло спор против Жукова В.В. по подсудности, постановление апелляционной инстанции оставлено в силе – дело передано по подсудности в Арбитражный суд Ставропольского края, спор по доменному имени avto25.ru

(Постановление СИП от 22 января 2014 года по делу № А40–178115/2013)

Назначено предварительное судебное заседание, спор по доменным именам ООО «Мета Дизайн» (дело №А33-110/2015)

Специалист в области процессуального права

Правовые аспекты электронной коммерции

Введение в правовую систему Англии / Introduction to English Legal System

Комментарии (21)

« Да и вообще, приобретение различительной способности исключительно описательным термином вызывает вопросы »

У Т.Н. Нешатаевой возник такой же вопрос при рассмотрении дела на Президиуме «АВТО.РУ против Авто.ру»: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pABowTkzpT0#t=719

Нужно давить в зародыше такое злоупотребление ТЗ и явные рейдерские попытки захвата и вывода из оборота устоявшихся распространенных слов по своей прямой теме использования!

Да уж там занимательности куча.

Будет, чем развлечь Президиум.

СИП учитывает дату регистрации доменного имени. См. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 N С01-1418/2014 по делу N А40-58425/2014

Вот некоторые аргументы СИПа в пользу администратора доменного имени:

«Довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии у ответчика каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени chiptop.ru подлежит отклонению, поскольку из материалов дела усматривается, что ответчик с момента получения права администрирования и по настоящее время использует доменное имя для оказания туристических услуг, что следует из протокола осмотра сайта chiptop.ru в сети Интернет.

При этом истцом не представлено доказательств фактического осуществления им аналогичной деятельности.

Ссылка истца на наличие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом не может быть признана обоснованной в силу следующего.
Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего в качестве доменного имени определенное обозначение, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) до момента приобретения прав на доменное имя законно использовали соответствующее обозначение в коммерческих целях, а также то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг».

Иными словами, нужно доказать, что действия администраторов доменных имён не отвечают ни одному из критериев, указанных в п. 3 и приложении к справке СИП по доменным спорам:

— администраторы доменных имён имели законный интерес в их использовании;

— доменные имена зарегистрированы и используются администраторами добросовестно.

Можете пояснить, как Вы видите проблему? Вообще у ООО «АВТО.РУ» очень сильная позиция. Очень. И им реально будет сложно противостоять. Очень.

Стратегическая заключается в признании регистрации ТЗ AUTO.RU недействительной. Как Вы описали выше, этого можно добиться, признав действия по регистрации недобросовестной конкуренцией или подав возражения в Роспатент, говоря о том, что знак не охраноспособен.

ЗАЩИТА ДОМЕННОГО ИМЕНИ ПРОТИВ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Положа руку на сердце, не вижу больших шансов доказать, что 24auto.ru и 25.auto.ru не сходны до степени смешения с товарными знаками AUTO.RU. Вы считаете, что наличие цифр в доменном имени серьёзно повлияет на вывод о сходстве до степени смешения?

Поэтому единственной защитой остаётся тот факт, что доменные имена зарегистрированы ранее товарных знаков AUTO.RU. Плюс доказать, что:

— администраторы доменных имён имели законный интерес в их использовании;
— доменные имена зарегистрированы и используются администраторами добросовестно.

Под эти критерии можно подбирать все Ваши рассуждения выше (процент пользователей, посещающих сайты и т. д.). Посмотрите аргументацию в деле, на которое я сослался.

ЗАЩИТА САМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЙТОВ ПРОТИВ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

ООО «АВТО.РУ» может предъявить претензии к вашим клиентам, даже если бы они осуществляли ту же самую деятельность, но на «нейтральном» доменном имени. То есть к услугам по изучению автомобильного рынка, доски объявлений и т. п.

Здесь бы я предложил апеллировать к тому, что такую деятельность ответчики начали осуществлять до даты приоритета ТЗ auto.ru. Собственно, это единственный аргумент в защиту. Есть судебные решения в пользу ответчиков. См. Постановление ФАС МО от 09.08.2011 № КА-А40/8031-11, Постановление Президиума ВАС РФ от 25 марта 2008 года № 16744/07.

ЗАЩИТА ПРОТИВ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ

Тут сложнее. ООО «АВТО.РУ» зарегистрировано ведь 17.07.2002, то есть раньше доменных имён.

Ваши аргументы справедливы. Казалось бы, что фирменное наименование можно использовать только против другого фирменного наименования, зарегистрированного позднее. В этом деле они не то чтобы не сходны до степени смешения, но вообще различны. Но пока судебная практика однозначно защищает фирменные наименования, если доменные имена сходны с ними до степени смешения, даже если фирменное наименование администратора доменного имени не сходно с фирменным наименованием истца. Тут логика примерно такая: доменное имя препятствует организации использовать своё фирменное наименование в сети Интернет. А такое право есть у любой организации в силу ст. 1474 ГК РФ. Также нередко отсылают к ст. 10bis Парижской конвенции.

В любом случае удачи. Может, мои рассуждения чем-то помогут.

Но есть судебная практика, по которой защищались товарные знаки даже тогда, когда доменные имена были зарегистрированы раньше товарных знаков. Поэтому самой по себе даты регистрации ещё недостаточно. Ещё нужно доказать, о чём я постоянно пишу,что у Ваших клиентов есть законный интерес в использовании доменных имён, они их регистрировали и использовали добросовестно. Это КЛЮЧЕВЫЕ обстоятельства для доказывания. У АВТО.РУ вообще-то есть действующие товарные знаки, и Вашим клиентам действительно нужно доказывать, почему они используют сходные до степени обозначения законно.

Это касается всех Ваших аргументов о неохраноспособности. Пока все товарные знаки AUTO.RU не признаны недействительными по этому основанию, все товарные знаки AUTO.RU подлежат защите. Это строгая позиция. Может быть, Вам удастся это доказать в Роспатенте и отменить AUTO.RU как неохраноспособные, но до этого момента (а это может занять год и больше) товарные знаки AUTO.RU будут защищаться.

3. AUTO.RU не зарегистрировано для автомобилей, это верно. Но это к делу и не относится. Разве Ваши клиенты производят машины, маркированные AUTO.RU, и продают машины, маркированные AUTO.RU, со спорных сайтов?

Ваши клиенты тоже используют AUTO.RU не для автомобилей. Речь идёт об услугах доски объявлений и услуг по изучению автомобильного рынка. То есть Ваши клиенты используют свои обозначения как раз для тех услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки AUTO.RU. И сравнение обозначений ещё как требуется. Вам его никак не избежать. И, к Вашему сожалению, обозначения сходны до степени смешения.

4. Зачем разграничивать, у кого какие права? Не понимаю Вашу позицию по этому вопросу. В деле защищаются права АВТО.РУ. И точка. Никто не заявляет о защите прав на другие товарные знаки других лиц, содержащие охраняемый элемент auto. Какая разница, у кого ещё и какие права есть на такое же обозначение? Тем более, наверняка, эти другие товарные знаки зарегистрированы для других товаров и/или услуг.

Это частый аргумент защиты. Мол, а что это только вы иски подаёте, когда у других тоже похожие знаки есть? Или что это вы нас трогаете, когда другие тоже что-то подобное используют?

И какое это всё отношение к делу имеет? Закон ставит защиту прав на товарный знак в зависимость от того, есть ли у других какие-то похожие регистрации, и используют ли другие лица похожие обозначения? НЕТ. Это может играть роль при отмене регистрации товарного знака, да и это не такую прямолинейную.

Важно только, использует ли ответчик спорное обозначение, для однородных ли товаров использует, и сходно ли до степени смешения то, что он использует, с защищаемым товарным знаком.

Источник